La moda y la propiedad intelectual

B. LAS DIVULGACIONES PERMITIDAS

En sentido amplio, la divulgación hace referencia al fenómeno en virtud del cual el diseñador permite conocer al público sus creaciones por sus propios medios. Esta clase de comportamientos se conoce como la “autodivulgación”, es decir, el diseñador mismo es el que publica su diseño de moda. El legislador andino guardó silencio sobre el particular; sin embargo, con el fin de completar el régimen de los diseños industriales, existe una remisión al artículo 17 de la decisión andina 486 sobre las patentes¹¹⁰, que prevé:

Artículo 17- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Aplicada esta regla a los diseños industriales, significa que la divulgación hecha por el diseñador en el año anterior a la solicitud de registro o de la prioridad reivindicada, no destruirá la novedad. Al respecto, la SIC ha señalado que si la divulgación excede más del año “entre la publicación del diseño industrial en una revista o en cualquier medio de divulgación, y el día de la solicitud, perderá su novedad (según la ley) y no podría ser protegido”¹¹¹.

Las divulgaciones hechas por el causahabiente del diseñador, por ejemplo, un mandatario o un licenciatario, al igual que las realizadas por error por la Superintendencia al publicar una solicitud de registro sin haber verificado previamente el cumplimiento de los requisitos de forma, se benefician de la aplicación de esta norma evitando la destrucción de la novedad. La norma en cita finaliza indicando que, en el caso en que toda persona que lo divulgue y que tuviera conocimiento de manera directa o indirecta del diseño industrial, la novedad tampoco podrá ser destruida.

Ahora bien, los diseñadores de moda, con el propósito de hacerse conocer, pueden divulgar la información a un círculo cerrado de personas; en ese evento, el cuestionamiento será el de saber si esa divulgación podría destruir la novedad. Para ello, debe hacerse una distinción, pues si se trata de personas respecto de las cuales la divulgación es necesaria por razones de orden funcional, es decir, que se trata de personas que están sujetas a un contrato de trabajo, el legislador colombiano, en el Código de Trabajo, establece en cabeza de ellos un deber de confidencialidad¹¹². En ese sentido, la divulgación realizada por esas personas, debido a que están vinculadas por un deber general de confidencialidad, no presenta un efecto destructor.

Además, si nos encontramos en el caso de un contrato de prestación de servicios, el diseñador deberá adoptar las medidas pertinentes con el fin de que la divulgación no sea destructora de la novedad, es decir, que deberá firmar un acuerdo de confidencialidad para que la divulgación no comporte consecuencias negativas hacia el diseñador. En caso contrario, ello podrá destruir la novedad y no se podrá beneficiar de los diseños industriales. Al respecto, Jean Christophe Galloux precisó: “el envío de muestras a futuros clientes, sin adoptar la precaución de enviarles un documento con la rúbrica de secreto es una divulgación pertinente. Al contrario, es impertinente la divulgación realizada con la mención de ‘confidencial’”¹¹³.

Las divulgaciones permitidas por la legislación andina benefician al diseñador de moda porque justamente es gracias a ellas que puede hacer conocer su trabajo en el plano local e internacional.

En suma, para que las creaciones intelectuales del sector de la moda puedan beneficiarse de la protección de los diseños industriales, deben ser innovadoras. En razón del carácter absoluto y universal de la novedad adoptada por el legislador andino, su aplicación práctica es compleja porque, como se ha señalado, las creaciones de la moda no nacen ex nihilo, sino que provienen de creaciones preexistentes.

El análisis de la novedad supone identificar el estado del arte, es decir que el diseño industrial solicitado será estudiado sobre la base de anterioridades previas. Ello significa que no deberán existir creaciones idénticas al diseño solicitado. Esa regla se aplicará siempre que no exista una “autodivulgación”, y esta última deberá efectuarse en el período de gracia previsto en la ley para que no destruya la novedad.

Del análisis expuesto, pareciera que la novedad se analiza únicamente sobre la base del estado del arte. La legislación andina ha agregado otro elemento a considerar: las diferencias secundarias (parágrafo 2). Su estudio tiene por objeto determinar si una creación de la moda es innovadora y puede ser tutelada por el régimen jurídico andino.

§.2. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS

Crear una pieza de moda “original” en el mercado es el objetivo de todo diseñador. Sin embargo, en este pueden identificarse creaciones de moda que se parecen o reproducen otras preexistentes. La coexistencia de las piezas de moda “únicas” con otras similares permite observar otro problema en el sector: la copia o imitación¹¹⁴.

Generalmente, esa práctica es rechazada por los diseñadores de moda, porque ello constituye un freno a la innovación. Para otros, la copia y la imitación de artículos de moda favorece la innovación en ese sector¹¹⁵. Esas posiciones evocan numerosos interrogantes, a saber, ¿cuándo estamos en presencia de un objeto nuevo, de uno copiado o imitado, y cuándo puede ser protegido por el régimen de los diseños industriales?

Para dar respuesta a este interrogante, la legislación andina estableció el concepto de “diferencias secundarias” para proteger las creaciones de moda verdaderamente innovadoras.

Pese a que se encuentran mencionadas en el régimen andino, no son definidas. En efecto, el artículo 115 prevé que un diseño industrial no es nuevo por el hecho de que presente diferencias secundarias respecto de creaciones anteriores o porque hace referencia a productos diferentes.

Así pues, no es suficiente que un diseño industrial no esté comprendido en el estado del arte, sino que adicionalmente no debe presentar diferencias secundarias en relación con las creaciones preexistentes¹¹⁶.

En el mundo de la moda, la determinación de las diferencias secundarias respecto de las anterioridades tiene como objetivo establecer si se trata de “una copia idéntica de un diseño industrial preexistente o de la participación en una tendencia común”¹¹⁷. En consecuencia, “la copia de un diseño debe apreciarse bajo un ángulo diferente de otras formas de relación que pueden existir entre diseños industriales conocidas bajo el nombre de inspiración, adaptación, homenaje, referencia, combinación o fusión”¹¹⁸.

Ahora, debido a que las diferencias secundarias no han sido definidas por el régimen andino, la jurisprudencia ha dotado de contenido esta noción. En ese sentido, el TAJ ha precisado este concepto por su opuesto, es decir, las “diferencias sustanciales” (A) cuyo análisis se efectuará en cada caso concreto. Adicionalmente, su estudio supone un proceso de apreciación de los diseños industriales existentes con el fin de establecer si son verdaderamente innovadores (B).

A. LAS DIFERENCIAS SUSTANCIALES

Este concepto hace referencia a la contribución sustancial realizada por el diseñador de moda con su diseño industrial para diferenciarlo de creaciones preexistentes. Ello supone que el nuevo diseño otorga “valor agregado al producto en su apariencia estética, para que las diferencias sean juzgadas sustanciales” ¹¹⁹.

Al respecto, la SIC ha establecido que si estamos en presencia de diferencias consistentes en “detalles ornamentales no sustanciales que no pueden modificar la impresión general del nuevo diseño industrial solicitado”¹²⁰, estaremos frente a diferencias secundarias que afectan la novedad del diseño solicitado. Por ejemplo, si la creación cuya protección se pretende, presenta en relación con las existentes los mismos detalles geométricos, los mismos trazos característicos, con forma idéntica, disposición y proporción, entonces, estaremos en presencia de diferencias secundarias.

Ahora bien, para que la creación de moda sea innovadora, deberá presentar también diferencias sustanciales con las creaciones preexistentes, es decir que no deberá imitarlas o ser similares. La SIC ha establecido que las similitudes o imitaciones pueden juzgarse como diferencias secundarias que pueden afectar la novedad.

A título de ilustración, algunos casos permiten observar el análisis de los casos que han sido sometidos al conocimiento de la SIC. Se observa, por ejemplo, que el diseño de un papel no fue considerado novedoso por cuanto no tenía diferencias sustanciales que permitieran diferenciarlo de las creaciones preexistentes, pues presentaba los mismos detalles geométricos que la anterioridad.

ILUSTRACIÓN 3 SOLICITUD DE REGISTRO FORMATO PARA PAPEL¹²¹

ILUSTRACIÓN 4 LA ANTERIORIDAD FORMATO SOBRE PAPEL¹²²

En la misma orientación, el diseño de un pantalón no fue concedido por cuanto presentaba diferencias secundarias respecto de las anterioridades.

ILUSTRACIÓN 5 SOLICITUD DE REGISTRO DE UN PANTALON¹²³

ILUSTRACIÓN 6 ANTERIORIDAD DEL PANTALÓN¹²⁴

Igualmente, el diseño de una chaqueta. No fue considerada nueva porque presentaba diferencias secundarias respecto de las anterioridades. En ese caso, la disposición de colores o la capucha no fueron consideradas como diferencias sustanciales que le permitieran beneficiarse de la protección.

ILUSTRACIÓN 7 SOLICITUD DE REGISTRO CHAQUETA¹²⁵

ILUSTRACIÓN 8 ANTERIORIDAD DE LA CHAQUETA¹²⁶

Sin embargo, no se presentó la misma situación respecto de un diseño de botas. En criterio de la SIC, la solicitud era novedosa por cuanto presentaba diferencias sustanciales, como se observa a continuación:

ILUSTRACIÓN 9 SOLICITUD DE REGISTRO DE BOTAS¹²⁷

De las decisiones de la Superintendecia se observa que en algunos casos el análisis de las diferencias sustanciales es más riguroso que en otros.

Ahora, los diseñadores de moda recurren a la gestión de la diferencia para reinterpretar, cambiar, mezclar y transformar, y se resisten a la réplica de creaciones prexistentes¹²⁸. Ese aspecto permite analizar la moda como un sector creativo e innovador. Frecuentemente, los bienes que hacen parte de una misma tendencia no son necesariamente copias idénticas o similares. Pueden resultar del esfuerzo de conocer la necesidad de los consumidores para obtener un producto que se diferencie pese a las tendencias y estilos compartidos¹²⁹.

Los diseñadores de moda, en consecuencia, “pueden pretender imitar a alguien sin forzosamente querer imitarlo. Ello debido a que la copia supone un proceso literal y directo cuyo objetivo es el de obtener una réplica del original”¹³⁰. Es así como “el prestámo” es bien conocido en esta industria y contribuye generalmente a la innovación, en donde el diseñador buscará reinterpretar las creaciones anteriores con el fin de crear nuevos diseños industriales¹³¹.

El estudio de diferencias secundarias en el mundo de la moda hace que el criterio de novedad sea más exigente y difícil de aplicar porque para proteger un diseño similar a otro existente, este último deberá presentar diferencias sustanciales que le permitan diferenciarse pese a los trazos comunes.

La determinación de la novedad a partir de las diferencias secundarias de un diseño de moda es un trabajo complejo realizado por el juez de fondo. Para ello, él deberá analizar cada caso concreto y efectuará un proceso de comparación entre el diseño solicitado y los existentes en el estado del arte (B).

B. EL MÉTODO DE EVALUACIÓN

Para identificar si un diseño industrial similar a otro es novedoso, el examinador deberá realizar un estudio comparativo y objetivo con el fin de identificar si las diferencias encontradas son pertinentes para permitirle diferenciarse de las anterioridades.

El proceso ante la SIC supone efectuar una comparación rigurosa entre el diseño solicitado y las anterioridades más próximas. Para hacerlo, el examen de comparación sigue varias etapas. Inicialmente, la oficina de propiedad industrial procederá a la identificación del diseño industrial solicitado en el esquema del estado del arte, es decir, observará los diseños idénticos o similares. Luego, efectuará la comparación teniendo en cuenta la impresión general del diseño solicitado con aquellos que se encuentran en el estado del arte. Ello significa que deberá ser evaluado en su conjunto y no por pieza o fracción.

Si el resultado del proceso de comparación conduce a que la impresión en conjunto de los diseños solicitados se diferencia de otros, significa que serán considerados nuevos y se beneficiarán de la protección por cuanto presentan diferencias sustanciales¹³².

Esas reglas de comparación surgen de la interpretación realizada por el Tribunal Andino de Justicia¹³³. Para establecer ese método de evaluación, esta Corte extendió la aplicación de ciertas reglas propias del derecho de marcas a los diseños industriales. Para ello utilizó los criterios de evaluación enunciados para las marcas tridimensionales con el fin de determinar si entre los diseños industriales en conflicto existen diferencias secundarias que puedan afectar la novedad¹³⁴.

En materia de signos tridimensionales, el TAJ precisó que la comparación entre ellos deberá estar fundada en los elementos que aportan distintividad, como las formas de design, los relieves y trazos característicos del producto que lo incorpora. En ese caso, si el signo solicitado es distintivo con base en los elementos mencionados, podrá ser registrado y podrá coexistir con otros signos tridimensionales en el mercado, y no existirá riesgo de confusión para el consumidor en cuanto a su origen comercial.

Ahora bien, esas reglas presentan una importancia particular en el dominio de los diseños industriales porque la jurisprudencia del TAJ y del Consejo de Estado insisten en la aplicación de las reglas de marcas tridimensionales para identificar la novedad de los diseños industriales¹³⁵. Ambos jueces aplican el método de evaluación mencionado a las solicitudes de diseños industriales similares y a los de marcas tridimensionales similares a un diseño industrial protegido¹³⁶.

Aplicado este método de evaluación a las creaciones de moda, significa que en el caso de la solicitud de registro de un diseño de moda similar a otro existente en el estado del arte o ya protegido, este deberá presentar un carácter distintivo en las formas de design, los relieves y los trazos característicos que permitirán concluir que es nuevo porque presentan diferencias sustanciales.

Finalmente, el examinador deberá tener en consideración la opinión del consumidor respecto de los productos de moda. El TAJ recordó numerosas veces que las diferencias sustanciales se definirán teniendo en cuenta la impresión general producida en el círculo interesado del público consumidor¹³⁷. Precisó que era el “consumidor medio” el que representaba dicho círculo¹³⁸.

Aunque en materia de diseños industriales el “consumidor medio” no ha sido definido, en materia de marcas sí lo ha sido, entendiéndose por este como el consumidor común de ciertos tipos de productos, cuyo conocimiento y percepción son ordinarios¹³⁹. El TAJ ha diferenciado, sin embargo, los productos de consumo selectivo, indicando que en este caso el grado de conocimiento es mucho más alto que el del consumidor común. En ese sentido, indicó que tratándose de productos de alta costura, el grado de atención del consumidor es mucho mayor puesto que se trata de un producto de consumo selectivo¹⁴⁰.

Así pues, si el diseño solicitado despierta en el consumidor medio una impresión diferente y que además lo encuentra atractivo, las diferencias ahora son consideradas sustanciales, permitiendo que el diseño se considere novedoso¹⁴¹. De manera contraria, si el consumidor medio se muestra indiferente respecto de la adquisición del diseño solicitado con los existentes en el estado del arte, el diseño solicitado presentará diferencias secundarias, pues no será nuevo.

En suma, la novedad es una condición de fondo que deben satisfacer las creaciones del sector de la moda para beneficiarse de la protección. Su estudio supone identificar el estado del arte que comprende todas las anterioridades y divulgaciones susceptibles de afectar el carácter novedoso del diseño industrial.

Satisfacer ese criterio en la moda es bastante complejo porque ese sector se nutre de creaciones preexistentes. Diferenciar las creaciones “únicas” u “originales” de aquellas similares a las preexistentes no es una labor sencilla. En este último evento, la legislación y el Tribunal andino han establecido que solo las creaciones que presentan diferencias sustanciales con otras preexistentes podrán beneficiarse de la protección.

Determinar esos elementos es una tarea compleja para el juez de fondo porque ello supone un proceso de evaluación. Para ello, la opinión del consumidor de moda es fundamental porque permitirá determinar si la creación es innovadora. Sin embargo, el sistema jurídico andino prevé que además de la novedad, el diseño industrial debe respetar otra condición de fondo: el aporte arbitrario.

SECCIÓN 2. EL APORTE ARBITRARIO

Las tendencias de la moda y el diseño moderno conducen a integrar y fusionar en un solo elemento lo bello y lo práctico. Es así que las creaciones provenientes de esta industria pueden verse limitadas por condiciones o exigencias técnicas. Ahora, “que una cosa sea útil, no consituye un obstáculo para que sea considerada bella”, a saber, “lo bello y lo útil pueden coincidir en un mismo objeto”¹⁴². En efecto, la montura de un par de gafas que permite tener un mejor refuerzo del cristal puede tener un bello design integrado que hace que el objeto sea más atractivo a los ojos del consumidor, o unos guantes en cuero que utilizan un textil particular que permite protegerse del frío durante el invierno pueden presentar una apariencia estética importante que motiva la decisión del consumidor.

De la misma manera, y más recientemente con el desarrollo del internet de las cosas que se integran al mundo de la moda con las “wearable technologies” o las “tecnologías portables”, por ejemplo, las gafas de Google o el reloj inteligente de Adidas, permiten reafirmar que lo bello y lo estético no son nociones excluyentes entre sí.

El sistema jurídico parece ser claro respecto de las creaciones intelectuales, a saber, que el objetivo del diseñador en el sector de la moda es convertir a las creaciones ornamentales o estéticas atractivas para el consumidor. Así, la definición del aporte arbitrario del diseñador es importante para determinar la viabilidad de la protección (parágrafo 1). Ello supone el análisis de elementos estéticos y técnicos que componen una misma creación, entonces, el juez de fondo debe efectuar un proceso de evaluación que tiene por efecto delimitar el régimen jurídico aplicable (parágrafo 2).