Venture Capital Reinvented: Markt, Recht, Steuern

Herausgeber:

Dieter Gericke

Venture Capital Reinvented:

Markt, Recht, Steuern

7. Tagung Private Equity

Tagungsband 2020

Venture Capital Reinvented: Markt, Recht, Steuern von Dieter Gericke wird unter Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International lizenziert, sofern nichts anderes angegeben ist.

© 2021 – CC BY-NC-ND (Werk), CC-BY-SA (Text)

Herausgeber: Dieter Gericke – Europa Institut an der Universität Zürich Verlag: EIZ Publishing Produktion & Vertrieb: buch & netz (https://buchundnetz.com) Cover: buch & netz ISBN: 978-3-03805-357-6 (Print – Softcover) 978-3-03805-386-6 (PDF) 978-3-03805-387-3 (ePub) 978-3-03805-388-0 (mobi/Kindle) DOI: https://doi.org/10.36862/eiz-357 Version: 0.87-20210322

Dieses Werk ist als buch & netz Online-Buch und als eBook in verschiedenen Formaten sowie als gedrucktes Buch verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter der URL: https://buchundnetz.com/werke/venture-capital-reinvented-markt-recht-steuern/.

1
Vorwort

Nach einer blühenden Anfangsphase galt Venture Capital lange als langweilige, „kleine“ Form des PE-Investments. Zahlreiche „Unicorns“, auch in der Schweiz, technologische, rechtliche und steuerliche Entwicklungen sowie der globale Wettbewerb führten dazu, dass Venture Capital und die Förderung von Unternehmertum heute wieder «in» sind und auch politische Agenden prägen. Entsprechend haben sich auch die Themen und Instrumente gewandelt. Die aktuellsten Entwicklungen standen im Fokus der 7. Tagung des Europa Institut an der Universität Zürich.

Zu den behandelten und lebendig diskutierten Themen, welche auch diesen Tagungsband prägen, gehörten neue Investitionsformen wie Tokens oder KISS Loans, Technologietransfer von Universitäten, der Spagat zwischen Wachstum und Insolvenz, Corporate Governance Fragen wie auch neuste steuerliche Entwicklungen bei Incentive-Strukturen.

Die Tagung vom 30. Januar 2020 bleibt auch aus anderen Gründen in besonderer Erinnerung. Es war eine der allerletzten Veranstaltungen, die in voller Präsenz und ohne Einschränkungen durchgeführt werden konnten. Kurz danach fiel der Covid-19-Vorhang und die entspannten Gespräche und das kollegiale Zusammensein an der Tagung, beim Mittagessen, Apéro und Abendessen hallen bis heute freudig und tröstlich nach. Das waren noch Zeiten.

Leider führten die Covid-Wirren auch zu einer Verzögerung zwischen Tagung und dieser Publikation. Umso dringender ist jetzt zur Lektüre der spannenden, hochaktuellen Beiträge geraten.

Ich danke allen Referenten und Autoren und, einmal mehr, dem Team des Europa Instituts, allen voran Prof. Andreas Kellerhals als Direktor und Sue Osterwalder, für die jahrelange Unterstützung sowie die Organisation dieses wunderbaren Anlasses und dem Metropol für die Gastfreundschaft.

Zürich, im März 2021 Dieter Gericke

Inhalt

  Vorwort

  Von der Forschung zum Venture: Technologietransfer durch öffentliche Forschungseinrichtungen Martin Frey, Fürsprecher, LL.M., dipl. Steuerexperte, Partner bei Baker & McKenzie, Zürich Dr. iur. Julia Schieber, Rechtsanwältin, Baker & McKenzie, Zürich Martin Frey und Julia Schieber

  Ausgewählte Fragen zur Corporate Governance in Venture Capital-Unternehmen Dr. iur. Oliver Triebold, Rechtsanwalt, M.C.J., Partner bei Schellenberg Wittmer, Zürich Oliver Triebold

  KISS und SAFE: Neue Strukturen für Venture Investments Dr. iur. Dieter Gericke, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger, Zürich lic. iur. Margrit Marti, Rechtsanwältin, LL.M., Homburger, Zürich Dieter Gericke und Margrit Marti

  Der Verwaltungsrat in Konkursnähe: unter besonderer Berücksichtigung von Start-ups Dr. iur. Christian Wenger, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Wenger & Vieli, Zürich Dr. iur. Daniel Oehri, Rechtsanwalt, LL.M., Wenger & Vieli, Zürich Christian Wenger und Daniel Oehri

  Incentive-Strukturen aus Steuersicht Dr. iur. Reto Heuberger, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger, Zürich Reto Heuberger

  Tokenisierung von Effekten für Private Equity und Private Debt Dr. iur. et lic. rer. pol. Lukas Morscher, Rechtsanwalt, Partner bei Lenz & Staehelin, Zürich Lukas Staub, M.A. HSG, Rechtsanwalt bei Lenz & Staehelin, Zürich Lukas Morscher und Lukas Staub

  Publikationsliste

Von der Forschung zum Venture:
Technologietransfer durch
öffentliche Forschungseinrichtungen
Martin Frey, Fürsprecher, LL.M., dipl. Steuerexperte, Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
Dr. iur. Julia Schieber, Rechtsanwältin, Baker & McKenzie, Zürich
Martin Frey und Julia Schieber
Inhalt

1  Technologietransfer – eine Standortbestimmung Akteure des Technologietransfers Rechtlicher Rahmen Arten des Technologietransfers

2  Technologietransfer durch Ausgründungen Rechte an Forschungsergebnissen Beteiligung der Hochschule

3  Technologietransfer durch Forschungs- und Entwicklungskooperation und Lizensierung Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit Rechtliche Einordnung Immaterialgüterrechte Publikationen Lizensierung von Forschungsergebnissen Gegenstand der Lizenz Vergütung Exklusivität und wettbewerbsbeschränkende Klauseln Gewährleistungen und Haftung

4  Fazit

5  Literaturverzeichnis

Technologietransfer – eine Standortbestimmung

Eine allgemein anerkannte Definition des Technologietransfers existiert nicht. Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) definiert Technologietransfer als

„the mechanism by which the accumulated knowledge developed by a spe­cific entity is transferred wholly or partially to another one to allow the receiver to benefit from such knowledge“.^[1]

Mit anderen Worten bezeichnet Technologietransfer demnach die Weitergabe und Verwertung von technologischem Wissen an bzw. durch einen Dritten. Bei diesem technologischen Wissen kann es sich sowohl um Immaterialgüterrechte (insbesondere Patente und Urheberrechte) als auch um Know-how handeln.

Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Relevanz des Technologietransfers für die Schweizer Wirtschaft im letzten Jahrzehnt erheblich zugenommen hat. Während im Jahr 2005 knapp die Hälfte der grossen Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten angaben, an Technologietransferaktivitäten beteiligt zu sein, erhöhte sich dieser Anteil bis zum Jahr 2018 auf über zwei Drittel. Dabei verzeichneten sowohl die Unternehmen des Hightech-Sektors (z.B. Chemie, Pharma, Elektrotechnik, Medizinaltechnik, Uhren und Fahrzeuge) als auch des Lowtech-Sektors (z.B. Nahrungsmittel/Genussmittel, Textil/Bekleidung, Kunststoffe, Metallherstellung und Metallerzeugnisse) eine Zunahme der Technologietransferaktivitäten.^[2]

Akteure des Technologietransfers

Technologietransfer findet in den unterschiedlichsten Szenarien statt, z.B. zwischen einer Forschungseinrichtung und einem Unternehmen, zwischen voneinander unabhängigen Unternehmen oder innerhalb einer Unternehmensgruppe.

Erfolgt der Technologietransfer durch eine öffentliche Forschungseinrichtung sind mehrere Akteure beteiligt: (i) die öffentliche Forschungseinrichtung; (ii) der Forscher, der die Forschungsergebnisse generiert hat, wobei hier Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden oder Studenten in Betracht kommen; (iii) die Technologietransferstelle der Forschungseinrichtung; sowie (iv) das Unternehmen, das von den Forschungsergebnissen profitieren möchte.

In der Schweiz erfolgt Technologietransfer insbesondere durch die Eidgenössischen Technischen Hochschulen und andere Forschungsinstitutionen des ETH-Bereichs (ETH Zürich, EPF Lausanne, PSI, WSL, Empa und Eawag), die kantonalen Fachhochschulen und die kantonalen Universitäten.^[3]

Auf Seiten der Hochschulen kommt den Technologietransferstellen eine zentrale Rolle zu, da diese den Technologietransfer für die Hochschule managen. Die Technologietransferstellen finden ihr Vorbild in den USA. Dort gründeten infolge des sog. Bayh-Dole Act^[4] viele Universitäten Technologietransferstellen mit dem Ziel, ihre Forschungsergebnisse effizienter zu verwerten.^[5] In der Schweiz haben heute die meisten Hochschulen eine Technologietransferstelle, z.B. ETH transfer, EPFL Technology Transfer Office oder Unitectra AG, die den Technologietransfer für die Universitäten Basel, Bern und Zürich managt.^[6] Organisiert sind die Technologietransferstellen in der Schweiz entweder als interne Verwaltungseinheit der Universität oder als Gesellschaft mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit. So handelt es sich bei der ETH transfer um eine interne Stabstelle, die direkt der Schulleitung untersteht.^[7] Die Unitectra AG wiederum ist als nicht-gewinnorientierte Aktiengesellschaft organisiert, die zu hundert Prozent im Eigentum der Universitäten Basel, Bern und Zürich steht.

Die Aufgaben der Technologietransferstellen lassen sich grob in drei Bereiche unterteilen: (i) die Unterstützung der Hochschulangehörigen bei der Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit Dritten, insb. Industrie-Partnern, (ii) die Verwertung der Forschungsergebnisse, z.B. durch Lizenzverträge, und (iii) die Unterstützung von Ausgründungen aus der Hochschule.^[8]

Rechtlicher Rahmen

Den rechtlichen Rahmen für den Technologietransfer durch öffentliche Forschungseinrichtungen bilden zum einen die allgemeinen Gesetze, insbesondere die immaterialgüterrechtlichen Vorschriften, zum anderen finden die auf die jeweilige öffentliche Forschungseinrichtung anwendbaren spezifischen öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Bundes und der Kantone als leges speciales Anwendung.

Für den ETH-Bereich sind dies das ETH-Gesetz^[9], die Verordnung ETH-Bereich^[10] sowie die auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen des ETH-Rates und die Richtlinien und Weisungen der Schulleitung, beispielsweise die Immaterialgüterverordnung^[11], die Verwertungsrichtlinien^[12] oder die Spin-off-Richtlinien.^[13] Die Zweckbestimmungsklausel des Art. 2 ETH-Gesetz verpflichtet die Institutionen des ETH-Bereichs dabei neben der Forschung und Lehre ausdrücklich auch zur Verwertung von Forschungsergebnissen und damit zum Technologietransfer.^[14]

Für die kantonalen Universitäten und die kantonalen Fachhochschulen geben die jeweiligen kantonalen Universitäts- und Fachhochschulgesetze und die anwendbaren Ausführungsvorschriften den rechtlichen Rahmen vor.^[15]

Dabei enthalten alle bundesrechtlichen und kantonalen Vorschriften Mindestregelungen für den Bereich des Technologietransfers, insbesondere hinsichtlich der Fragen, wem das Eigentum an Forschungsergebnissen zustehen und wie die beteiligten Forscher an der Verwertung zu beteiligen sind.^[16]

Arten des Technologietransfers

Technologietransfer kann auf ganz unterschiedliche Arten erfolgen: durch Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtung und Industrie-Partner, durch Auslizensierung von Forschungsergebnissen an ein Unternehmen oder durch Ausgründungen. Daneben besteht eine ganze Reihe weiterer Arten des Technologie-Transfers, z.B. über Beraterverträge, Publikationen, Seminare und andere Arten des informellen Kontakts, die in der Praxis ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind.^[17]

Technologietransfer durch Ausgründungen

In der Praxis nimmt die Bedeutung von Ausgründungen aus Hochschulen stark zu. Vorbild sind hier die USA, insb. die Stanford University, die mit Google das wohl bekannteste und erfolgreichste Spin-off für sich beanspruchen kann.^[18]

Für die Schweiz zeigen die von der ETH Zürich veröffentlichten Zahlen anschaulich die zunehmende praktische Bedeutung: Seit 1996 wurden 437 Spin-offs der ETH Zürich gegründet. Während in den Nullerjahren im Durchschnitt 15 Spin-offs im Jahr gegründet wurden, waren dies in den Zehnerjahren durchschnittlich bereits 24 pro Jahr.^[19] 2019 war ein besonders erfolgreiches Jahr für die ETH Zürich: Es wurden 30 neue Spin-offs gegründet und ca. 630 Millionen Schweizer Franken in ETH-Spin-offs investiert. Zudem erreichte die GetYourGuide AG als erste ETH-Ausgründung den Status eines sog. Unicorns.^[20] Dass die Hochschul-Ausgründungen auch im Praxisstresstest erfolgreich sind, zeigen die Zahlen von ETH Zürich und EPFL: 90% der Ausgründungen überleben die ersten fünf Jahre nach Gründung.^[21]

Der Begriff „Ausgründung“ (engl. spin-off) ist kein Terminus technicus und wird in der Praxis uneinheitlich verwendet.^[22] In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird die Ausgründung zum Teil definiert als „die Neugründung eines Unternehmens, das geistiges Eigentum oder Know-how einer Forschungseinrichtung unter Abschluss einer formalen Vereinbarung verwertet und von akademischen Mitarbeitern der Forschungseinrichtung durchgeführt wird“.^[23] Einigkeit besteht insofern als es sich gesellschaftsrechtlich um eine Neugründung handelt. Das Gründerteam wird in aller Regel bis zu diesem Zeitpunkt als einfache Gesellschaft i.S.v. Art. 530 ff. OR organisiert sein. Da das Fusionsgesetz die Umwandung einer einfachen Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft nicht vorsieht, kommt lediglich eine Neugründung in Betracht.

In der rechtlichen Beratung sind nicht nur die privatrechtlichen Vorschriften, insbesondere Gesellschaftsrecht, Immaterialgüterrecht und Arbeitsrecht, zu beachten, sondern auch die anwendbaren öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Zentrale rechtliche Herausforderungen sind dabei die Fragen, wem die Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen zustehen, wie mit potenziellen Interessenkonflikten umzugehen ist und die direkte Beteiligung von Hochschulen an Ausgründungen.

Rechte an Forschungsergebnissen

Motor für die rechtliche Entwicklung bezüglich Hochschulerfindungen in der Schweiz und in anderen Industrienationen, wie z.B. Deutschland und Japan, war das Inkrafttreten des sog. Bayh-Dole Act in den USA im Jahr 1980.^[24] Dieser sieht vor, dass die Hochschulen, Forschungsergebnisse, die unter Verwendung von Bundesmitteln entstanden sind, selbst verwerten dürfen – zuvor lag dieses Recht bei der U.S. Bundesregierung, die in der Regel nur einfache Lizenzen vergab, sodass sowohl den Universitäten als auch den Unternehmen der Anreiz fehlte, diese Hochschulerfindungen zu verwerten bzw. in diese Erfindungen zu investieren oder sie weiterzuentwickeln.^[25] Der Bayh-Dole Act beflügelte den Technologietransfer in den USA ungemein^[26] und bildet nach wie vor den rechtlichen Rahmen für Erwerbs- und Lizenzverträge zwischen Schweizer Unternehmen und in den USA ansässigen Forschungseinrichtungen und Universitäten.

In der Schweiz galt zunächst mangels spezifischer Rechtsgrundlage das immaterialgüterrechtliche Schöpferprinzip: Professoren oder sonstigen Angestellten der Hochschule, die im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit an der Universität eine Erfindung gemacht hatten, standen die Rechte an dieser Erfindung mangels spezialgesetzlicher Regelungen gemäss den allgemeinen patentrechtlichen Vorschriften zu;^[27] Art. 332 OR fand nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und vorherrschender Meinung in der Literatur keine Anwendung auf das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zwischen Hochschule und Professor bzw. sonstigen Angestellten der Hochschule.^[28] In den 1990er Jahren wurden dann auf Bundes- und kantonaler Ebene spezifische Regelungen für das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis an Hochschulen eingeführt.^[29] Heute sehen die anwendbaren Hochschulgesetze vor, dass Erfindungen, die von Mitarbeitern in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gemacht werden, im Eigentum der entsprechenden Hochschule stehen und von dieser verwertet werden dürfen, wobei der jeweilige Forscher angemessen am Verwertungsgewinn zu beteiligen ist (vgl. z.B. Art. 36 Abs. 1 und 3 ETH-Gesetz; §12 a Abs. 1 UniG ZH). Dies gilt in der Regel auch für andere Immaterialgüterrechte als Erfindungen mit Ausnahme von Urheberrechten. Für Urheberrechte bestehen Sonderregelungen, wobei die ausschliesslichen Verwertungsbefugnisse für Computerprogramme, die von Hochschulangehörigen im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit geschaffen werden, in der Regel ebenfalls bei der Hochschule liegen.^[30] Zu beachten ist, dass nur Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, in den personellen Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen.^[31] Immaterialgüterrechte, die von anderen Personen, insb. Studenten, geschaffen werden, fallen den Hochschulen nur zu, wenn eine Abtretungsvereinbarung mit der Hochschule unterzeichnet wurde.

Ist geklärt, wem die Eigentums- bzw. Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen zustehen, stellt sich die Frage, wie die Rechte in das neu gegründete Spin-off eingebracht werden. Stehen die Forschungsergebnisse im Eigentum der Gründer, erfolgt diese Einbringung in der Regel im Rahmen einer Sacheinlage.^[32]

Stehen die Forschungsergebnisse im Eigentum der Hochschule, kommen zwei Möglichkeiten für die Einbringung dieser Rechte in das Spin-off in Betracht: entweder eine Lizenzierung oder eine Übertragung der Rechte als Einlage mit oder ohne Ausgabe von Aktien. Die Hochschulen präferieren in aller Regel klar die Lizenzierung. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen haben die Hochschulen bei einer Lizenzierung bessere Steuerungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Forschungsergebnisse – im Einklang mit dem gesetzlichen Auftrag der Hochschulen^[33] – der Gesellschaft möglichst breit zugutekommen. So können sie die Lizenz z.B. auf ein bestimmtes Feld beschränken und die Technologie in anderen Feldern an andere Lizenznehmer lizenzieren. Zudem kann die Hochschule die Lizenz mit Entwicklungs- und Kommerzialisierungsverpflichtungen (sog. „diligence obligations“) oder spezifischen Meilensteinen verknüpfen und Kündigungsrechte oder andere Sanktionsmechanismen für den Fall vorsehen, dass die „diligence obligations“ nicht erfüllt bzw. Meilensteine nicht erreicht werden. Zum anderen hat ein Spin-off häufig auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine Technologie zu erwerben. Hier bietet sich ebenfalls eine Lizenz an, da die Zahlungen über den kompletten Lebenszyklus des lizensierten Patents oder Produkts gestaffelt werden können, z.B. mit einer geringeren Vorauszahlung (sog. „upfront payment“) und weiteren Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen.^[34] Und schliesslich kann mit einer Lizenz und vertraglichen Kündigungsregelungen für den Fall des Konkurses auch der Konkurs-Gefahr besser begegnet werden.^[35] Die Gründer präferieren in der Regel – auch im Hinblick auf zukünftige Investoren oder einen potenziellen Exit – eine Eigentumsübertragung an den Forschungsergebnissen. Allerdings scheitert dies in der Regel an der Bereitschaft der Hochschule und/oder ausreichend liquiden Mitteln des Spin-offs. Gangbarer Weg ist daher in der Regel die Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz.

Zudem kann es bei Ausgründungen aus Hochschulen auch zu Interessenkonflikten kommen. Interessenkonflikte können sich insbesondere dann ergeben, wenn sich ein Professor oder sonstiger Angestellter der Hochschule (direkt oder indirekt) mit privaten Mitteln an der Ausgründung beteiligt oder eine operative Rolle oder ein Verwaltungsratsmandat im Spin-off Unternehmen übernimmt. In solchen Situationen ist besonders darauf zu achten, dass Immaterialgüterrechte der Hochschule dem Spin-off Unternehmen nur im Rahmen einer vertraglichen Regelung mit angemessener Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden (insb. auf Grundlage eines Lizenzvertrages) und öffentliche Gelder und andere Ressourcen (Infrastruktur, Materialien, Personal) nicht zweckentfremdet werden. So sehen z.B. die sog. Spin-off-Richtlinien der ETH Zürich vor, dass zwar bei der Ausgestaltung der Lizenzkonditionen der negative freie Kapitalfluss des Spin-off Unternehmens berücksichtigt werden kann, insgesamt müssen die Konditionen jedoch marktüblich sein. ^[36]

Die Hochschulen haben zum Teil spezifische Regelungen zum Umgang mit Interessenkonflikten. So sieht etwa die ETH Zürich vor, dass sich ein Professor mit privaten Mitteln bis max. 20 Prozent an einem Spin-off Unternehmen beteiligten darf.^[37] Sind bei der Gründung mehrere Professoren beteiligt, ist die gesamte Beteiligung aller Professoren bei der Gründung auf maximal 30 Prozent zu beschränken.^[38] Interessenkonflikte sind gegenüber dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen offenzulegen.^[39] Die Übernahme eines Verwaltungsratspräsidiums oder einer Geschäftsleitungsfunktion in einem Spin-off ist auf dessen Gründungsphase (in der Regel drei Jahre) zu beschränken und muss vom Präsidenten oder der Präsidentin der ETH bewilligt werden.^[40] Eine Nutzung von Räumen, Geräten und immateriellen Gütern der ETH Zürich durch ein Spin-off Unternehmen bedarf einer vertraglichen Regelung mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen.^[41]